Domainrecht: Verwendung einer fremden Marke in Domain zur Abgrenzung – Abgrenzungsformulierung und beschreibende Nutzung

Beim Oberlandesgericht Köln (6 U 131/15) ging es um die Verwendung einer fremden Marke in Domain zur Abgrenzung und die Frage, wann eine Abgrenzungsformulierung und wann eine beschreibende Nutzung vorliegt. Hintergrund war, dass eine bekannte Marke „X“ Produkte wie Staubsauger anbietet, während dann jemand, der gebrauchte und als generalüberholt bezeichnete Staubsauger von X sowie Zubehör und Ersatzteile für Produkte von X angeboten hat, einen Online Shop unter „keine-X-vertretung.de“ bereit hielt.

Auf den ersten Blick mag es schwierig erscheinen, so ist zum einen zu sehen, dass grundsätzlich für die Benutzung eines Domainnamens ja anerkannt ist, dass in ihr eine kennzeichenmäßige Verwendung liegen kann, wenn der Verkehr darin keine bloße Adressbezeichnung, sondern den Hinweis auf das Unternehmen oder auf die betriebliche Herkunft von Waren oder Dienstleistungen sieht. Domainnamen, die zu einer aktiven, im geschäftlichen Verkehr verwendeten Homepage führen, kommt in der Regel neben der Adressfunktion eine kennzeichnende Funktion mit der Rechtsprechung des BGH zu.
Aber: Bei einer gewählten Domain kann es sich um eine Abgrenzungsformulierung und nicht um eine Bestimmungsangabe im Sinn des § 23 MarkenG handeln. So ist durchaus vertretbar, dass es an einer markenmäßigen Benutzung fehlen kann, wenn ein Zeichen genutzt wird, um sich in einer Domain ausschliesslich vom Zeicheninhaber abzugrenzen.

Das aber sah das OLG Köln vorliegend nicht gegeben an, schon alleine weil gerade diese Domain verwendet wurde um Produkte von X zu vertreten. Dabei kann eine negative Abgrenzung durchaus zulässig sein.

Markenmäßige Verwendung der Marke

Das OLG macht es zwar durchaus ausführlich, aber eben auch kurz: Die Marke X wird identisch verwendet und der gewählte Zusatz „keine … Vertretung“ kann für sich nicht ausreichend sein, schon alleine weil es doppeldeutig ist. Zu Recht weist das OLG darauf hin, dass dies ja gerade kein ausschliessendes Element ist dass jeglichen Bezug verhindert, weil man – wie es ja auch geschieht! – ein freier Anbieter derartiger Produkte sein könne:

Allgemein ist von einem markenmäßigen Gebrauch auszugehen, wenn das Zeichen in einer Weise verwendet wird, dass es im Rahmen des Produktabsatzes die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen von Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen unterscheidet. Für den Anwendungsbereich des Art. 5 Absatz 2 der Markenrechtsrichtlinie, auf dem § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG beruht, reicht es nach der Rechtsprechung des EuGH aber auch aus, dass die beteiligten Verkehrskreise das Kollisionszeichen wegen der hochgradigen Ähnlichkeit gedanklich mit der bekannten Marke verknüpfen (EuGH, GRUR 2004, 58 Tz. 39 – Adidas/Fitnessworld). Selbst wenn der angesprochene Verkehr daher davon ausgeht, das mit dem beanstandeten Zeichen versehene Produkt stamme nicht aus dem Unternehmen des Zeicheninhabers, genügt es, wenn er aufgrund der Ausgestaltung dieses Produkts eine gedankliche Verbindung mit dem Zeicheninhaber herstellt (BGH, GRUR 2005, 583, 584 – Lila Postkarte). Ob eine solche gedankliche Verknüpfung gegeben ist, ist eine tatrichterlich zu beurteilende Frage, bei deren Entscheidung alle relevanten Umstände des konkreten Falls zu berücksichtigen sind. Hierzu gehören der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grades ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der Klagemarke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und das Bestehen von Verwechslungsgefahr (BGH, WRP 2015, 1477 = GRUR 2015, 1214 Tz. 32 – Goldbären, m. w. N.).

Die Berufung zeigt keine konkreten Anhaltspunkte auf, die Zweifel an der Richtigkeit der Feststellung des Landgerichts gebieten, dass die angesprochenen Verkehrskreise zwischen der beanstandeten Domain „keine-X-vertretung.de“ und der Marke (…X…) eine gedankliche Verknüpfung herstellen (§ 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO). Der Beklagte benutzt das Zeichen im Zusammenhang mit dem Vertrieb der von ihm angebotenen Zubehörprodukte zu den Produkten der Klägerin. Es liegt daher Warenidentität vor, und in der Domain wird das Wortelement „X“ identisch wiederholt. Die Zusätze „keine … Vertretung“ sind rein beschreibend, da der Verkehr ihnen allenfalls entnehmen kann, dass der Beklagte kein offizieller Vertreter der Klägerin ist. Sie besagen aber nicht – und sind vom Beklagten auch nicht so gemeint –, dass unter dieser Domain keine Waren angeboten werden, die mit denen, zugunsten derer die Marke Schutz genießt, identisch sind. Sie schließen nicht einmal aus, dass der Verkehr annimmt, die dort angebotenen Produkte seien Originalprodukte der Klägerin, die eben nur von einem freien Händler angeboten werden, so dass in diesem Sinn auch Verwechslungsgefahr besteht. Dies genügt, um eine gedankliche Verknüpfung herzustellen.

In anderem Zusammenhang beruft sich der Beklagte selber darauf, dass die Benutzung der beanstandeten Domain für ihn ein wertvoller Besitzstand sei. Damit räumt er im Ergebnis ein, dass er diese Domain gerade im Rahmen seiner kommerziellen Kommunikation zur Bewerbung seines mit dem Angebot der Klägerin konkurrierenden Produktangebots einsetzt (vgl. EuGH, GRUR 2010, 445 Tz. 50 ff. – Google France). Unerheblich ist dabei die zwischen den Parteien streitige Frage, in welchem Umfang der Beklagte Originalprodukte der Klägerin vertreibt. Selbst wenn sein Sortiment, wie er erstmalig in der Berufungsinstanz behauptet hat, etwa zu einem Drittel Originalprodukte umfassen sollte, würde es immer noch zum weit überwiegenden Teil Produkte von konkurrierenden Herstellern umfassen, die lediglich mit denen der Klägerin kompatibel sind.

Ausschliesslich negative Abgrenzung zulässig?

Die vom OLG Köln angesprochene Rechtsprechung des OLG Hamburg, derzufolge eine rein negative Verwendung zur ausschliesslichen Abgrenzung zulässig wäre, bedurfte vorliegend keiner Auseinandersetzung und stammt aus dem Jahr 2003/2004. Man mag zwischen den Zeilen herauslesen, dass sich das OLG Köln nicht zwingend dem OLG Hamburg entgegen stellen würde, es macht aber auch deutlich, dass es sehr genau prüft ob es wirklich um eine ausschliessende negative Verwendung geht:

Die beiden Entscheidungen des OLG Hamburg, auf die sich der Beklagte stützt, betrafen dagegen anders gelagerte Sachverhalte. In beiden Fällen diente die Benutzung des Zeichens ausschließlich zur negativen Abgrenzung von dem Angebot des Zeicheninhabers; auf keiner der beanstandeten Seiten wurden Produkte oder Dienstleistungen angeboten, die in einem Konkurrenzverhältnis zu den Produkten oder Dienstleistungen des Zeicheninhabers standen, während hier der Beklagte unter der beanstandeten Domain gerade Konkurrenzprodukte zu denen der Klägerin vertreibt.

Auf der Grundlage der zitierten Rechtsprechung des OLG Hamburg, wonach es an einer zeichenmäßigen Verwendung des beanstandeten Zeichens fehle, wenn es allein zur Abgrenzung vom Zeicheninhaber genutzt würde, könnte allenfalls in Erwägung gezogen werden, dass die Benutzung der Domain für einen Internetauftritt zulässig wäre, auf dem ausschließlich Staubsauger von anderen Herstellern und ausschließlich Zubehör und Ersatzteile für diese Staubsauger, nicht jedoch für die der Klägerin, angeboten würden.

Dabei hatte das OLG Hamburg (3 U 117/03) seinerzeit klar gestellt, dass die Verwendung einer Marke durchaus notwendig sein kann, etwa um sich mit den Dienstleistungen oder Produkten eines Anbieters kritisch auseinander zu setzen wobei hier dann die Meinungsäußerungsfreiheit eine Rolle spielt:

Nach Auffassung des Senats wäre der von der Antragsgegnerin gewählte Domain-Name für das Thema der Website „notwendig“ im Sinne des § 23 Nr. 3 MarkenG.

Die Vorschrift des § 23 Nr. 3 MarkenG soll Bestimmungsangaben ermöglichen, die nicht aus beschreibenden Angaben im Sinne des § 23 Nr. 2 MarkenG bestehen, sondern ein geschütztes Kennzeichen gerade als solches benutzen, um diejenigen Original-Dienstleistungen (oder -Waren) des Kennzeicheninhabers zu identifizieren, für die die Dienstleistung (oder Ware) des Verwenders bestimmt sein soll. Die „Notwendigkeit“ der Verwendung einer Bestimmungsangabe ist grundsätzlich schon immer dann anzuerkennen, wenn sie nach Art der Produkte im Interesse der Abnehmer liegt und die Benutzung des geschützten Kennzeichens die branchenübliche Art und Weise der Identifizierung des Hauptprodukts darstellt (…)
Um so eine Benutzung der Klagemarke ginge es im vorliegenden Fall, wenn man – wie ausgeführt – ihre kennzeichenmäßige Benutzung in der Domain der Antragsgegner bejahte. Das als solches nicht zu beanstandende Thema der Website der Antragsgegnerin macht es zwingend erforderlich, in der Domain die Firmenabkürzung (und damit die Klagemarke) mit aufzuführen. Eine praktikable Ausweichmöglichkeit ohne Nennung der Klagemarke ist nicht erkennbar, wenn man einem solchen Forum überhaupt eine Chance auf Resonanz einräumen will.

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